Marcă înregistrată vs. Denumire comercială

Semnele distinctive, ca mijloc de comunicare a originii şi calităţii produselor ori serviciilor, dobândesc o importanţă strategică din ce în ce mai semnificativă. În practică, însă, confuzia terminologică între „marcă” şi „denumire comercială” generează adesea riscuri de ordin juridic şi economic. Deşi ambele instrumente concurează la protejarea elementelor identităţii comerciale a întreprinderii, ele desemnează instituţii juridice diferite, cu obiecte, mecanisme de dobândire şi efecte distincte.

1. Noțiuni fundamentale: Marca și Denumirea comercială

Marca — în accepţiunea legii române şi a dreptului european este un semn susceptibil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Marca poate fi verbală, figurativă, combinată, poate cuprinde culori, forme sau chiar sunete ori elemente tridimensionale, cu condiţia reprezentării acestora cu claritate și precizie. Protejarea se realizează în principal prin înregistrare (la OSIM pentru o marcă națională sau la EUIPO ca marcă a Uniunii Europene; de asemenea, există posibilitatea extinderii internaționale prin sistemul Madrid – WIPO). Pentru detalii privind textul normativ care guvernează înregistrarea și efectele juridice ale mărcii în România, consultați Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată.

Denumirea comercială — (sau numele comercial, „firma”, în limbajul Registrului Comerțului) desemnează numele sub care un comerciant (persoană fizică autorizată sau juridică) îşi desfăşoară activitatea. Denumirea comercială se constituie prin înregistrare la Registrul Comerțului (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale). Aceasta are rolul de a identifica o persoană juridică sau un comerciant, nu neapărat de a califica originea produselor sau serviciilor pe piaţă, deşi efectele practice pot suprapune aceste funcţii.

2. Izvoare normative și raportul dintre dreptul intern și cel european

Dreptul mărcilor în România este reglementat pe două planuri: (i) reglementarea națională — în principal Legea mărcilor (Legea nr. 84/1998, consolidată); și (ii) dreptul european — în special Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene și Directiva (UE) 2015/2436, care impun interpretări și standarde de armonizare care influențează direct practica națională. La rândul său, protecția denumirii comerciale se fundamentează pe legislația societăților (Legea nr. 31/1990), pe Codul civil (reguli generale despre persoana juridică și efectele denumirii) și pe Legea concurenței neloiale (Legea nr. 11/1991) care sancționează folosirea denumirilor ori a emblemei în condiții contrare uzanțelor loiale din comerț.

Din perspectiva ierarhiei dreptului, efectele unei mărci înregistrate la nivel european sunt guvernate direct de Regulamentul UE (efect direct), însă acțiunile de constatare a încălcării și măsurile reparatorii pot folosi instrumentele procesuale naționale, inclusiv dispozițiile referitoare la concurența neloială și dreptul civil. (A se vedea sinteza noastră despre proceduri și apărarea mărcii la nivel național: Înregistrarea și apărarea drepturilor asupra mărcilor în România)

3. Natura juridică și modalitățile de dobândire a dreptului

3.1. Marca înregistrată

Marca înregistrată conferă titularului un drept exclusiv asupra semnului pentru produsele/serviciile pentru care este înregistrată. Dreptul derivă din procedura administrativă de înregistrare: prin publicarea în Registrul Mărcilor OSIM și eliberarea certificatului de înregistrare sau prin efectele conferite de marca UE. Protecția este, în esență, un drept de proprietate industrială cu valențe teritoriale şi care presupune o clasificare a produselor/serviciilor (Clasificarea de la Nisa). Alegerea corectă a claselor este o etapă decisivă pentru amplitudinea protecției.

3.2 Denumirea comercială

Denumirea comercială derivă din exercitarea activităţii sub un anumit nume şi, în sens formal, din înregistrarea la Registrul Comerţului. Nu există, în mod obișnuit, o procedură administrativă de „clasificare” a denumirii comerciale în raport cu produsele/serviciile relevante pentru fiecare întreprindere în parte; protecția este strâns legată de utilizarea în mediul economic-administrativ și de sfera în care acea denumire este folosită. Efectele se manifestă prin drepturi opozabile terților, dar șirul cauzelor de opoziție și sancțiunile pentru folosire ilicită se întemeiază în principal pe norme privind concurența neloială.

4. Ce se întâmplă atunci când marca coincide cu denumirea comercială?

În practică, semnele distinctive pot coincide: un operator economic poate folosi ca denumire comercială o marcă înregistrată (sau invers), ori persoane terțe pot înregistra la Registrul Comerţului o firmă foarte asemănătoare ca denumire unei mărci înregistrate la OSIM sau EUIPO. Conflictele apar atunci când utilizarea denumirii comerciale determină un risc de confuzie cu marca unui terț, punând în pericol funcţia esenţială a mărcii: garantarea originii produselor și/sau serviciilor oferite/prestate sub o anumită denumire.

Jurisprudența instanțelor române a recunoscut în numeroase spețe posibilitatea ca denumirea comercială, folosită în mod efectiv pe piaţă, să aducă atingere drepturilor asupra unei mărci înregistrate la OSIM sau EUIPO — răspuns care se construiește prin analiza cumulativă a similarităţii semnelor şi a identităţii/asemănării produselor sau serviciilor (a se vedea practica Curţii de Apel şi soluţiile ÎCCJ). Totodată, instanțele au subliniat faptul că simpla înregistrare la Registrul Comerţului nu acreditează automat legimitatea folosirii denumirii dacă aceasta încalcă drepturile anterioare ale unor terţi. Această orientare jurisprudențială reia principiul responsabilității comerciale și al protecției consumatorului.

Photo credit: Freepik

În interpretarea conflictelor, instanțele aplică, de regulă, criterii similare celor utilizate în litigiile privind încălcarea drepturilor asupra mărcilor: gradul de similaritate vizuală, fonetică și conceptuală, aria de comercializare, similaritatea produselor/serviciilor și notorietatea semnului anterior. Diferența practică esenţială stă însă în fundamentul juridic: încălcarea unui drept de marcă are la bază dreptul exclusiv rezultat din înregistrare; contestarea unei denumiri comerciale se fundamentează frecvent pe norme privind concurenţa neloială.

5. Efecte juridice și remedii

Marca înregistrată conferă titularului o serie de remedii clare: acţiunea în constatare a încălcării drepturilor asupra mărcii, acţiunea în interzicerea utilizării mărcii, acţiunea de obligare la plata de daune, sechestru asigurator asupra produselor contrafăcute şi chiar măsuri de natură penală în cazuri grave (conform normelor incidente). În plus, titularul mărcii poate licenţia sau cesiona marca.

Denumirea comercială — încălcarea dreptului asociat denumirii se sancţionează, în practică, prin acţiuni în concurenţă neloială (Legea nr. 11/1991): interzicerea folosirea denumirii, obligarea la plata de daune. Instanţele pot, de asemenea, să dispună radierea denumirii unui comerciant dacă utilizarea acesteia aduce atingere în mod real drepturilor terţilor.

Este important de menționat faptul că titularul mărcii nu este neapărat lipsit de protecţie în faţa unei denumiri comerciale înregistrate anterior; legea și jurisprudența permit atacarea utilizării denumirii pe considerente de confuzie efectivă în rândul publicului și încălcare a drepturilor de marcă.

6. Strategii practice și due diligence

6.1 Cercetarea de anterioritate privind disponibilitatea la înregistrare (clearance search)

Înainte de a înregistra o denumire comercială la Registrul Comerțului sau o marcă la OSIM ori la organisme internaționale, este esențial să se efectueze o cercetare de anterioritate riguroasă, menită să identifice drepturi preexistente și să reducă riscul unor litigii costisitoare. Aceasta presupune verificări în registrele oficiale, precum Registrul Comerțului pentru denumiri comerciale similare sau identice, Registrul Mărcilor OSIM pentru mărci naționale, baza de date EUIPO pentru mărci la nivel european și baza WIPO pentru protecție internațională.

În paralel, este recomandabilă consultarea motoarelor de căutare, a bazelor de date comerciale, precum și a platformelor digitale și rețelelor sociale, pentru a identifica utilizări reale ale semnelor similare. Analiza trebuie să țină cont nu doar de identitatea sau asemănarea vizuală a semnelor, ci și de gradul de confuzie posibil în raport cu publicul relevant, clasele de produse sau servicii vizate și aria geografică de utilizare.

O cercetare de anterioritate realizată cu atenție constituie nu doar un instrument preventiv valoros, ci și o dovadă de bună-credință în fața instanțelor sau a autorităților competente, demonstrând că titularul noii mărci sau denumiri a acționat cu diligență și responsabilitate în procesul de protecție a semnelor distinctive.

6.2 Alegerea distinctă a semnelor și denumirilor

Este esențial ca semnele cu funcții diferite să fie utilizate separat și în mod coerent, pentru a evita conflictele juridice și confuziile în relația cu terții. Marca are rolul de a identifica și proteja produsele sau serviciile companiei, conferindu-le o protecție formală și exclusivă prin înregistrarea la OSIM, EUIPO sau WIPO. Denumirea comercială, în schimb, identifică entitatea economică în ansamblu și servește ca instrument de recunoaștere juridică și comercială a companiei în mediul administrativ-economic.

Suprapunerea nejustificată a acestor semne – de exemplu utilizarea denumirii comerciale ca marcă pentru produse sau servicii fără verificarea disponibilității și protecției – poate genera litigii costisitoare, riscul de confuzie în piață și eventuale sancțiuni pentru încălcarea drepturilor terților. Prin urmare, operatorii economici sunt sfătuiți să adopte o strategie integrată care include: verificarea disponibilității și compatibilității fiecărui semn, planificarea strategică a înregistrării și monitorizarea continuă a portofoliului de mărci și denumiri comerciale.

Separarea clară a funcțiilor semnelor nu doar că optimizează protecția juridică, dar contribuie și la coerența imaginii de brand și la consolidarea reputației companiei în piață.

6.3 Înregistrare strategică a mărcilor la OSIM, EUIPO sau WIPO

Pentru a asigura o protecție eficientă și adaptată obiectivelor de afaceri, este esențial ca marca să fie înregistrată pentru clasa sau clasele de produse și servicii relevante, conform Clasificării de la Nisa actualizate. Această abordare permite titularului să anticipeze extinderea activității și lansarea de noi produse sau servicii fără a fi nevoit să suporte riscuri referitoare la un potențial conflict juridic sau costuri suplimentare ocazionate de o eventuală procedură de înregistrare ulterioară a mărcii.

Planificarea strategică a înregistrării implică nu doar alegerea claselor potrivite, ci și analiza compatibilității portofoliului de mărci cu planurile de dezvoltare ale companiei, cu extinderea pe piețe noi și cu strategiile de branding pe termen lung. O astfel de abordare previne conflictele juridice, facilitează gestionarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală și consolidează poziția companiei în raport cu terții, demonstrând buna-credință și diligența în protejarea semnelor distinctive.

6.4 Măsuri contractuale de prevenție

Pentru a diminua riscurile asociate utilizării semnelor distinctive, este recomandat ca acordurile încheiate cu terții – cum ar fi furnizori, distribuitori sau francizați – să includă clauze preventive clare. Acestea ar trebui să prevadă, în primul rând, garanții privind neîncălcarea drepturilor terților, prin care partea contractantă confirmă că semnele, mărcile sau denumirile utilizate nu afectează drepturile existente ale altor titulari. În același timp, clauzele de indemnizare prevăd obligativitatea părții contractante de a despăgubi și/sau exonera partea vătămată de orice pretenții, pierderi sau costuri care ar putea apărea în urma încălcării drepturilor terților.

De asemenea, este esențial să se prevadă mecanisme clare de soluționare a disputelor, incluzând etape precum negocierea directă, medierea, arbitrajul sau recurgerea la instanțele competente, precum și obligația părților de a coopera în apărarea reclamațiilor formulate de terți. Implementarea unor astfel de măsuri contractuale nu doar că reduce riscul litigios, ci constituie și o dovadă de bună-credință și de diligență, întărind securitatea juridică în relațiile comerciale și protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

6.5 Monitorizare și reacție rapidă

Pentru a proteja eficient drepturile asupra semnelor distinctive, este esențial ca operatorii economici să monitorizeze în mod constant piața și înregistrările de noi mărci, atât la nivel național, cât și internațional. Această supraveghere continuă permite identificarea rapidă a potențialelor conflicte sau a utilizărilor neautorizate care ar putea genera confuzie sau prejudicii.

Odată ce sunt identificate situații de risc, este important să se adopte măsuri imediate, utilizând instrumentele administrative disponibile, precum formularea de obiecții, opoziții sau cereri de anulare a înregistrărilor conflictuale. Aceste acțiuni nu doar că reduc probabilitatea escaladării disputelor, dar demonstrează și buna-credință și diligența titularului în protejarea drepturilor sale. Implementarea unei strategii integrate de monitorizare și reacție rapidă constituie, astfel, un element central al managementului preventiv al portofoliului de mărci și denumiri comerciale.

7. Conflictul în practică: modele de soluții judiciare și extrajudiciare

Soluțiile la conflictele privind semnele distinctive pot fi de natură amiabilă sau jurisdicțională. Pe cale amiabilă, părțile pot recurge la negocieri directe, încheierea unor tranzacții, acorduri de coexistență ori contracte de licență, sau, după caz, la adaptarea ori modificarea denumirii utilizate. Pe plan judiciar, pot fi promovate acțiuni prin care se solicită interzicerea utilizării denumirii conflictuale, obligarea la plata de daune-interese, radierea sau constatarea nulității înregistrării unei mărci (în ipoteza înregistrării cu rea-credință), precum și modificarea denumirii comerciale înregistrate la Registrul Comerțului.

Jurisprudența românească recentă indică faptul că instanțele nu recunosc o „imunitate” automată a denumirii comerciale în raport cu marca înregistrată. Atunci când există dovezi privind utilizarea efectivă și riscul real de confuzie, titularul mărcii poate obține remedii legale concrete. Totuși, practica arată că soluțiile instanțelor depind de context, fiind influențate de factori precum gradul de notorietate al mărcii, aria geografică de utilizare, natura produselor sau serviciilor implicate și momentul apariției fiecărui drept.

7.1 Mediere și arbitraj

O soluție recomandată în numeroase situații este apelul la mediere sau arbitraj. Medierea permite părților să ajungă la o înțelegere flexibilă, care poate include coexistența mărcilor și a denumirilor comerciale, delimitări teritoriale sau sectoriale, precum și eventuale acorduri de colaborare. Arbitrajul, în schimb, oferă o rezolvare rapidă și specializată a disputelor, evitând expunerea publică a conflictului și contribuind la reducerea costurilor pe termen lung.

7.2 Acorduri de coexistență

Acordurile de coexistență reprezintă un instrument contractual utilizat frecvent în practica europeană. Acestea stabilesc limite precise privind utilizarea semnelor distinctive, precum delimitări geografice, clase de produse sau servicii, formate grafice sau modalități specifice de prezentare. Redactate cu atenție, aceste acorduri previn apariția unor conflicte ulterioare și constituie o dovadă de bună-credință în fața instanțelor.

7.3 Coordonarea strategiilor de branding și rebranding

În situațiile în care riscul de confuzie între semne este semnificativ, se recomandă adoptarea unor strategii proactive de rebranding, fie parțial, fie total. Deși aceste măsuri implică costuri considerabile, ele pot constitui soluția optimă pentru prevenirea litigiilor prelungite și protejarea reputației companiei. Este esențial ca consilierii în proprietate industrială să colaboreze strâns cu departamentele de marketing, pentru a identifica un echilibru între securitatea juridică a semnelor distinctive și atractivitatea lor comercială.

8. Recomandări pentru redactarea de politici interne și contractuale

Adoptarea unei politici interne de denumire (naming policy): Este esențială instituirea unor reguli clare și uniforme care să guverneze procesul de selectare și utilizare a denumirilor, mărcilor și altor semne distinctive. Politica ar trebui să includă proceduri de verificare prealabilă (clearance) pentru a reduce riscul de conflict cu drepturile preexistente ale terților, precum și criterii de conformitate cu legislația aplicabilă și cu strategia de brand a companiei.

Reglementarea prin contract a drepturilor asupra semnelor distinctive: În contractele de muncă și de colaborare (inclusiv cu angajați, consultanți sau dezvoltatori externi) trebuie inserate clauze explicite privind transferul către angajator/beneficiar al drepturilor patrimoniale asupra semnelor distinctive create în exercitarea atribuțiilor sau în legătură cu acestea. Totodată, este recomandată instituirea unor obligații de notificare și comunicare a rezultatelor activităților de dezvoltare, pentru a asigura o preluare rapidă și completă a acestor drepturi de către companie.

Implementarea unor proceduri interne de autorizare a utilizării semnelor: Utilizarea semnelor distinctive în campanii de marketing, materiale promoționale sau alte inițiative publice ar trebui condiționată de aprobarea prealabilă a unui departament sau comitet specializat (juridic sau de conformitate). Această procedură reduce riscul folosirii necorespunzătoare a semnelor și asigură coerența imaginii de brand.

Instituirea unui registru intern al semnelor distinctive: Compania ar trebui să mențină un registru centralizat al tuturor semnelor utilizate și/sau înregistrate (mărci, denumiri comerciale, nume de domeniu), care să includă informații privind titularul drepturilor, aria geografică de protecție, clasele de produse/servicii, precum și termenele de reînnoire. Gestionarea riguroasă a acestui registru permite atât monitorizarea portofoliului de drepturi, cât și planificarea din timp a formalităților administrative și a strategiilor de protecție.

Diferența dintre marcă și denumirea comercială are atât o componentă juridică, cât și una practică. Marca beneficiază de o protecție fermă prin mecanismele de înregistrare, în timp ce denumirea comercială are rolul de a identifica persoana juridică, însă folosirea ei poate fi interzisă atunci când creează confuzie cu drepturi anterioare. Pentru operatorii economici, abordarea optimă presupune o strategie integrată: prevenție (verificarea disponibilității și planificarea înregistrării), consolidare (înregistrarea efectivă acolo unde este necesar) și reacție (monitorizarea pieței și adoptarea promptă a măsurilor legale sau negociate).

Pentru asistență de specialitate și reprezentare în fața OSIM, EUIPO sau WIPO, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0792 422 919 / 0727 123 321 sau să ne trimiteți un mesaj prin intermediul formularului de mai jos: